Признание торговой марки общеизвестной

В действующем законодательстве отсутствует определение понятию «общественная торговая марка (ТМ)/ торговый знак». Зачастую в нормативных актах используется аналоговое понятие «хорошо известный знак» (well-known mark). Такой подход корректен, так как слово «общеизвестный» может ассоциироваться со значением «известный всем и каждому». Но ни один бренд априори не может претендовать на известность всем без исключения.

В Украине процедура признания знака для товаров/ услуг хорошо известным урегулируется следующими правовыми нормами:

• Гражданским кодексом Украины (ГКУ), в частности – статьей 495.
• Законом №3689-XII «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15.12.1993 года; далее – закон №3689.
• «Порядком признания знака хорошо известным Апелляционной палатой Государственной службы интеллектуальной собственности Украины» (утвержден приказом Министерства образования и науки №228 от 15.04.2005 г.): далее – Порядок № 228.

Если учитывать, что по сведениям за 2019 год в нашей стране хорошо известными признаны всего 186 брендов, то становится понятным: речь идет о серьезной правовой процедуре с множеством нюансов. Чтобы успешно пройти её до конца и получить желаемый результат, наша команда предлагает вам свою помощь. Предварительно можете ознакомиться с общим алгоритмом действий в подобных случаях.

 

Какие условия необходимо соблюсти для признания торговой марки общеизвестной?

Согласно законодательству, возможны два пути достижения необходимого результата:

1. Через Апелляционную палату Министерства развития экономики и торговли (этим путем пошли LEGO, Coca-Cola, ЗАЗ, Козацька Рада, ВИА Гра).
2. Через суд (по судебному решению хорошо известными были признаны бренды LEXUS, СТБ, Forbes, YOUTUBE, Диазолин комб).

Критерии признания знака общественным указаны в части 2 статьи 25 закона №3689-XII. В данном правовой норме обуславливается целесообразность использования одного или нескольких критериев в каждом конкретном случае. В перечне таких условий:

• Степень известности бренда в соответствующих общественных кругах.
• Ценности, ассоциируемы с данным знаком.
• Продолжительность широкого использования/ территориальный охват.
• Объемы/ территориальный охват рекламы и других способов продвижения.
• Прочие факторы.

В Порядке №228 предусматривается возможность проведения опроса с целью подтверждения хорошей известности ТМ.

 

Как организовать и провести опрос для признания бренда хорошо известным?

К проведению и оформлению итогов подобных опросов в Порядке №228 выставляются достаточно четкие требования.

1. Проводиться такой опрос может исследовательской организацией, которая специализируется на социологических или маркетинговых исследованиях.
2. Исследование должно быть репрезентативным для всей территории страны и учитывать целевую аудиторию продукта.

***Например, если речь идет о продукции производственно-технического назначения, то опрашивать следует специалистов, которые являются потребителями. Если речь идет о продукции группы FMCG (широкого потребления), опрашивать необходимо «средних потребителей» (по критериям возраста, пола, материального и социального положения, образования).

1. Охватывается как минимум 6 населенных пунктов с количеством населения не менее 500 000 в разных регионах страны. Преимущественными считаются такие города, как Киев, Львов, Днепр, Харьков, Одесса.
2. Максимальное количество людей, которых следует опросить, не ограничивается. А минимум должен составлять 500 человек в любых двух населенных пунктах и не менее 125 в каждом из остальных. Исходя из этого, минимальное количество респондентов – 1500 человек.

В рамках опроса респондентам следует ответить на такие вопросы:

• Узнают ли они этот знак?
• Для какой продукции/ услуг он используется?
• Кто, по их мнению, является собственником бренда/ производителем?
• Как давно они знают об этой торговой марке?
• Откуда они получают сведения об этом бренде?

 

Какой порядок признания знака общеизвестным?

Ориентироваться следует на указания части 3 статьи 24 закона №3689 и Порядок №228. Если используется процедура с подачей документов в Апелляционную палату, то следует пройти 4 этапа.

Этап 1. Подача заявления.

Формальные требования к заявлению представлены в Порядке №228. Подавать его может как заинтересованное лицо, так и его представитель (адвокат). Вместе с заявлением подается пакет документов в обоснование соответствия критериям ч.2 ст.25 закона №3689.

Этап 2. Рассмотрение заявления.

Для этого в Апелляционной палате создается специальная коллегия из 5 членов. Длительность рассмотрения составляет 10 дней с момента подачи пакета документов. Во время рассмотрения заявления по сути на заседании присутствует заявитель (представитель заявителя). Он вправе комментировать доказательства, высказывать аргументы, отвечать на вопросы членов коллегии.

Этап 3. Принятие решения.

Принимается решение большинством голосов членов коллегии. Вступает в силу такое решение с момента его утверждения приказом Минэкономразвития. Соответствующий знак вносится в реестр. С этого момента он учитывается при проведении экспертизы заявлений на регистрацию других ТМ.

Этап 4. Публикация в бюллетене.

В завершение процедуры соответствующие сведения необходимо опубликовать в официальном бюллетене «Промышленная собственность».

В определенных случаях предпочтительным будет получение аналогичного результата через суд. Информацию о том, когда целесообразно использовать судебный путь, можно получить на консультации профильного эксперта после его ознакомления с конкретной ситуацией.

Среди доказательств, которые готовятся для суда:

• Свидетельства о регистрации ТМ в другой стране/ других странах.
• Сертификаты соответствия, договоры с торговыми сетями, различная служебная документация.
• Макеты упаковок, этикетки за определенный период.
• Рекламные материалы, публикации в СМИ.
• Заключения экспертов.
• Результаты социологического опроса.
• Дипломы и другие награды.

 

Какие правовые нюансы отличают процедуру признания ТМ хорошо известной от стандартной регистрации?

Исходя из изложенных выше сведений, признать бренд общественным достаточно сложно. Пройти обычную регистрацию намного проще. Но это в итоге не обеспечивает всех тех преимуществ, которые получает правообладатель хорошо известной ТМ.

О чём идет речь?

• Во-первых, признать такую ТМ недействительной нереально.
• Во-вторых, охрана распространяется на родственные товары и услуги под этим брендом (не действует правило защиты только в рамках определенного класса согласно Международной классификации товаров и услуг).
• В-третьих, возрастает ценность бренда, он становиться многомиллионным нематериальным активом для правообладателя, который надежно защищён в условиях жесткой конкурентной борьбы.