Визнання торгової марки добре відомою

У чинному законодавстві відсутнє визначення поняття «загальновідома торгова марка (ТМ) / торговий знак». Найчастіше в нормативних актах використовується аналогове поняття «добре відомий знак» (well-known mark). Такий підхід коректний, тому що слово «загальновідомий» може асоціюватися зі значенням «відомий всім і кожному». Але жоден бренд апріорі не може претендувати на популярність всім без винятку.

В Україні процедура визнання знака для товарів / послуг добре відомим врегулюється наступними правовими нормами:

• Цивільним кодексом України (ЦКУ), зокрема – статтею 495.
• Законом №3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 року (далі – закон №3689).
• «Порядком визнання знака добре відомим Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України» (затверджений наказом Міністерства освіти і науки №228 від 15.04.2005 р): далі – Порядок № 228.

Якщо враховувати, що за відомостями за 2019 рік у нашій країні добре відомими визнані всього 186 брендів, то стає зрозумілим: мова йде про серйозну правову процедуру з безліччю нюансів. Щоб успішно пройти її до кінця і отримати бажаний результат, наша команда пропонує вам свою допомогу. Попередньо можете ознайомитися із загальним алгоритмом дій в подібних випадках.

 

Які умови необхідно дотримати для визнання торгової марки добре відомою?

Згідно із законодавством, можливі два шляхи досягнення необхідного результату:

1. Через Апеляційну палату Міністерства розвитку економіки і торгівлі (цим шляхом пішли LEGO, Coca-Cola, ЗАЗ, Козацька Рада, ВІА Гра).
2. Через суд (за судовим рішенням добре відомими були визнані бренди LEXUS, СТБ, Forbes, YOUTUBE, Діазолін комб).

Критерії визнання знака добре відомим вказані в частині 2 статті 25 закону №3689-XII. В даному правовій нормі обумовлюється доцільність використання одного або декількох критеріїв в кожному конкретному випадку. У переліку таких умов:

• Ступінь популярності бренду в відповідних громадських колах.
• Цінності, асоційовані з даним знаком.
• Тривалість широкого використання / територіальне охоплення.
• Обсяги / територіальне охоплення реклами і інших способів просування.
• Інші фактори.

У Порядку №228 передбачається можливість проведення опитування з метою підтвердження хорошої популярності ТМ.

 

Як організувати і провести опитування для визнання бренду добре відомим?

До проведення та оформлення результатів подібних опитувань в Порядку №228 виставляються досить чіткі вимоги.

1. Проводиться таке опитування може дослідницькою організацією, яка спеціалізується на соціологічних або маркетингових дослідженнях.
2. Дослідження повинно бути репрезентативним для всієї території країни і враховувати цільову аудиторію продукту.

*** Наприклад, якщо мова йде про продукцію виробничо-технічного призначення, то опитувати слід фахівців, які є споживачами. Якщо мова йде про продукцію групи FMCG (широкого вжитку), опитувати необхідно «середніх споживачів» (за критеріями віку, статі, матеріального і соціального становища, освіти).

3. Охоплюється як мінімум 6 населених пунктів з кількістю населення не менше 500 000 в різних регіонах країни. Переважними вважаються такі міста, як Київ, Львів, Дніпро, Харків, Одеса.
4. Максимальна кількість людей, яких слід опитати, не обмежується. А мінімум повинен складати 500 осіб в будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 в кожному з решти. Виходячи з цього, мінімальна кількість респондентів – 1500 осіб.

В рамках опитування респондентам слід відповісти на такі питання:

• Чи впізнають вони цей знак?
• Для якої продукції / послуг він використовується?
• Хто, на їхню думку, є власником бренду / виробником?
• Як давно вони знають про цю торгову марку?
• Звідки вони отримують відомості про цей бренд?

Який порядок визнання знака загальновідомим?

Орієнтуватися слід на вказівки частини 3 статті 24 закону №3689 і Порядок №228. Якщо використовується процедура з подачею документів до Апеляційної палати, то слід пройти 4 етапи.

Етап 1. Подання заяви.

Формальні вимоги до заяви представлені в Порядку №228. Подавати його може як зацікавлена ​​особа, так і її представник (адвокат). Разом із заявою подається пакет документів в обґрунтування відповідності критеріям ч.2 ст.25 закону №3689.

Етап 2. Розгляд заяви.

Для цього в Апеляційній палаті створюється спеціальна колегія з 5 членів. Тривалість розгляду становить 10 днів з моменту подачі пакета документів. Під час розгляду заяви по суті на засіданні присутній заявник (представник заявника). Він має право коментувати докази, висловлювати аргументи, відповідати на запитання членів колегії.

Етап 3. Прийняття рішення.

Приймається рішення більшістю голосів членів колегії. Вступає в силу таке рішення з моменту його затвердження наказом Мінекономрозвитку. Відповідний знак вноситься до реєстру. З цього моменту він враховується при проведенні експертизи заяв на реєстрацію інших ТМ.

Етап 4. Публікація в бюлетені.

На завершення процедури відповідні відомості необхідно опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність».

У певних випадках кращим буде отримання аналогічного результату через суд. Інформацію про те, коли доцільно використовувати судовий шлях, можна отримати на консультації профільного експерта після його ознайомлення з конкретною ситуацією.

Серед доказів, які готуються для суду:

• Свідоцтва про реєстрацію ТМ в іншій країні / інших країнах.
• Сертифікати відповідності, договори з торговими мережами, різна службова документація.
• Макети упаковок, етикетки за певний період.
• Рекламні матеріали, публікації в ЗМІ.
• Висновки експертів.
• Результати соціологічного опитування.
• Дипломи та інші нагороди.

 

Які правові нюанси відрізняють процедуру визнання ТМ добре відомою від стандартної реєстрації?

Виходячи з викладених вище відомостей, визнати бренд добре відомим досить складно. Пройти звичайну реєстрацію набагато простіше. Але це в підсумку не забезпечує всіх тих переваг, які отримує правовласник добре відомої ТМ.

Про що йде мова?

• По-перше, визнати таку ТМ недійсною нереально.
• По-друге, охорона поширюється на родинні товари і послуги під цим брендом (не діє правило захисту тільки в рамках певного класу відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг).
• По-третє, зростає цінність бренду, він ставати багатомільйонним нематеріальним активом для правовласника, який надійно захищений в умовах жорсткої конкурентної боротьби.